Aco Ahlmann Se & Co. KG, and MUFLESYSTEM S.R.L v SC Gimani

WIPO Case No. DRO2022-0009

ARBITRATION

AND

MEDIATION CENTER

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

ACO Ahlmann SE & Co. KG, and MUFLESYSTEM S.R.L v. SC GIMANI
MUFLE SRL

Case No. DRO2022-0009

1. Părțile

Reclamanții sunt ACO Ahlmann SE & Co. KG, Germania („Primul Reclamant”) și MUFLESYSTEM S.R.L,

Italia („Al Doilea Reclamant”), reprezentați de Ing. Claudio Baldi Srl, Italia.

Paratul este SC GIMANI MUFLE SRL, România, reprezentat de ZINCĂ & ZIDARU SCA, România.

2. Numele de domenii

Numele de domenii în litigiu <mufle.ro> („Primul nume de domeniu în litigiu”) și <mufleromania.ro> („al doilea

nume de domeniu în litigiu”) (împreună, „Numele de Domenii în Litigiu”) sunt înregistrate cu ROTLD.

3. Procedura

Plângerea a fost depusă în limba engleză la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI („Centrul”) la data de 25

noiembrie 2022. Pe 25 noiembrie 2022, Centrul a transmis prin e-mail catre ROTLD o cerere prin care

acestuia ii este solicitata o verificare cu privire la Numele the Domenii in Litigiu. La data de 28 noiembrie

2022, ROTLD a transmis Centrului prin email răspunsul la cererea de verificare dezvăluind ca Paratul si

datele de contact pentru Numele de Domenii în Litigiu, nu corespund cu cele furnizate de Reclamanti in

plangere. Centrul a trimis o comunicare prin e-mail Reclamanților pe 5 decembrie 2022, furnizând numele și

datele de contact furnizate de ROTLD invitând Reclamanții să modifice plângerea. La 5 decembrie 2022,

Centrul a transmis Părților o comunicare prin e-mail în limba engleză și română cu privire la limba procedurii,

deoarece plangerea a fost depusă în limba engleză, dar limba Acordului de înregistrare este româna. La 6

decembrie 2022, Centrul a primit o comunicare de la Reclamanți. Reclamanții au depus o plângerea tradusă

în limba română la data de 8 decembrie 2022, iar o modificare a Plângerii la 13 decembrie 2022.

Centrul a verificat că plângerea, împreună cu plângerea modificată, indeplinesc cerințele de forma ale

Politicii de Soluționare Uniforma a Litigiilor cu privire la nume de domeniu („Politica”), ale Regulilor pentru

Politica de Soluționare Uniforma a Litigiilor privind numele de domeniu. („Regulile”) și ale Regulilor

Suplimentare OMPI pentru Politica uniformă de Soluționare a Litigiilor privind nume de domeniu („Regulile

Suplimentare”).

Conform Regulilor, paragrafele 2 (a) și 4 (a), Centrul a comunicat in mod formal Pârâtului plângerea în limba

page 2

română și procedurile au fost începute la data de 13 decembrie 2022.

In conformitate cu Regulile, paragraful 5, data limita pentru depunerea unui Răspuns a fost 2 ianuarie 2023.

Răspunsul a fost depus la Centru pe data de 2 ianuarie 2023.

Centrul a numit-o pe Gabriela Kennedy ca unic Membru al Completului Administrativ în aceast caz, la data

de 11 ianuarie 2023. Completul Administrativ a fost constiuit in mod legal. Completul Administrativ a depus

Declarația de acceptare și de Imparțialitate și Independență, dupa cum este cerut de Centru pentru a asigura

respectarea Regulilor, paragraful 7.

La 13 ianuarie 2023, Reclamantii au transmis comentarii cu privire la Răspuns printr-o plangere

suplimentară nesolicitată. („Plangerea Suplimentară a Reclamanților”). La 19 ianuarie 2023, Pârâtul a

depus printr-un dosar suplimentar nesolicit, observațiicu privire la motivul pentru care Completul

Administrativ nu ar trebui să ia în considerare Plangerea Suplimentară a Reclamanților. Centrul a confirmat

că, în conformitate cu paragraful 10(d) al Regulilor, Completul Administrativ are latitudinea exclusivă de a

decide dacă să ia în considerare orice plangeri suplimentare depuse de Parti.

4. Situatia de fapt

Plângerea a fost depusă de către Reclamanți, care sunt companii afiliate sub control comun. Primul

Reclamant este proprietarul indirect al celui de-al Doilea Reclamant prin intermediul a diferite filiale. Cel de-

al doilea Reclamant se ocupa de producerea soluțiilor de drenaj cel puțin de pe data de 24 iunie 1996, când

a fost înființată compania antecedenta primului Reclamant.

Al Doilea Reclamant a adoptat pe scară largă marca comercială MUFLE pentru afacerile sale comerciale,

dar si ca nume al companiei. Primul Reclamant detine unui număr de mărci inregistrate care includ marca

comercială MUFLE, inclusiv, marca 003406964 pentru MUFLE (figurativ) în Uniunea Europeană, depusă la

22 octombrie 2003 și înregistrată la 14 iulie 2005 și 003406998 pentru MUFLE DRAIN, depusă la 22

octombrie 2003 și înregistrată la 4 februarie 2005 („Marca Reclamanților”). Marca Reclamanților a fost

anterior deținută de cel de-al Doilea Reclamant. Primul Reclamant deține și folosește și domeniul

<mufle.com>, care este înregistrat din 18 martie 1999.

Primul Nume de Domeniu în Litigiu a fost înregistrat de Pârât pe 23 aprilie 2005. Al Doilea Nume de

Domeniu în Litigiu a fost înregistrat de Pârât la data de 14 ianuarie 2011. Site-ul web la care directioneaza

Primul Nume de Domeniu în Litigiu poartă un antet cu cuvintele „mufle .ro”, în timp ce site-ul la care

directioneaza al Doilea Domeniu în Litigiu poartă un antet cu cuvintele „GIMANI & MUFLE”. Ambele site-uri

oferă produse legate de drenaj dar în prezent nu ofera produse similare cu produsele Reclamantilor.

5. Sustinerile Părților

A. Reclamantii

Sustinerile Reclamantilor pot fi rezumate după cum urmează:

(a) Numele de Domenii în Litigiu sint identice sau similare pana la confuzie cu Marca Reclamanților. Marca

Reclamanților este reprodusă în întregime în Numele de domenii în litigiu. Singurul element care este diferit

de Marca Reclamanților in al Doilea Nume de Domeniu în Litigiu este adăugarea termenului „romania” și a

domeniului de nivel superior („gTLD”) „.ro” <mufleromania.ro>.

(b) Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în Numele de Domenii în Litigiu. Al doilea Reclamant a avut

o relație de afaceri cu Pârâtul, dar niciunul dintre Reclamanți nu l-a autorizat pe Pârât să înregistreze sau să

utilizeze Numele de Domenii în litigiu. În plus, nu există o utilizare corectă, necomercială sau legitimă, a

Numelor de Domenii în Litigiu de către Pârât. Pârâtul nu îndeplinește cerințele „Testului Oki Data” (a se

page 3

vedea Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Cazul OMPI nr. D2001-0903), deoarece folosește Numele de

Domenii în Litigiu pentru a vinde bunuri care concurează cu produsele Reclamanților și nu dezvăluie în mod

precis și vizibil relația Pârâtului cu deținătorul Mărcii Reclamanților,

(c) Atât înregistrarea de catre Pârât, cât și utilizarea de către acesta a Numelor de Domeniu în Litigiu

stabilesc rea-credința Pârâtului. Având în vedere reputația și caracterul distinctiv al Mărcii Reclamanților,

înregistrarea de către Pârât a Numelor de Domeniu în Litigiu, care include Marca Reclamanților, este în sine

un act de rea-credință in scopul de a obține un câștig comercial prin crearea unei probabilitati de confuzie cu

Marca Reclamanților astfel facind clienții lor să creadă că Pârâtul este afiliat cu Reclamantii când de fapt el

nu este.

B. Pârâtul

Afirmațiile principale ale Pârâtului pot fi rezumate după cum urmează:

(a) Marca Reclamanților nu conferă protecție pe teritoriul României și față de Pârât.

(b) Site-urile la care Numele de Domenii în Litigiu sint directionate reflectă activitățile comerciale ale

Pârâtului stabilite de peste 15 ani și se bazează pe un acord și o relație comercială de lungă durată cu Al

Doilea Reclamant. Pârâtul susține că „Testul Oki” nu se aplică întrucât a existat un acord prealabil între Părți

care permite înregistrarea sau utilizarea numelor de domeniu care contin Marca Reclamanților.

(c) Pârâtul a folosit cu bună-credință Numele de Domenii în Litigiu pe baza relației comerciale de lungă

durată dintre al Doilea Reclamant și Pârât.

6. Discuții și Constatări

6.1 Aspecte de procedură: Depuneri Suplimentare

La 13 ianuarie 2023, Reclamanții au depus un dosar suplimentar cu scopul de a respinge argumentele

invocate în Răspunsul Pârâtului. La data de 19 ianuarie 2023, Pârâtul la randul sau a depus un dosarul

suplimentar opunindu-se dosarului suplimentar al Reclamanților.

Paragraful 10 din Reguli ii da Completului Administrative latitudinea de a hotari admisibilitatea, relevanța,

caracterul semnificativ și greutatea care sa fie atribuita oricaror dosare suplimentare și, de asemenea, să

conducă procedurile cu impartialitate. Completele Administrative nu sunt, în general, înclinate să permită

depunerile suplimentare nesolicitate de către părți, cu excepția cazului în care partea care depune un dosar

suplimentar poate demonstra anumite circumstanțe excepționale sau, Completul Administrativ constată că

există informații suplimentare și fapte pertinente

După ce a luat în considerare dosarul suplimentar al Reclamanților, Completul Administrativ este de părere

că Reclamantii încearcă să introducă informații noi prin dosarul suplimentar si ca aceste observatii ar fi putut

fii incluse în plângerea originală sau in cea modificată. Dosarul suplimentar incearca să introducă noi

contra-argumente la Răspunsul Pârâtului. Acest lucru impune Pârâtului o sarcină nejustificată de a

răspunde și ar duce la o întârziere inutilă a procedurii. În consecință, Completul Administrativ respinge

dosarele suplimentare și nu va lua în considerare conținutul lor în decizia acestui caz. În orice caz,

Completul Administrativ constată că, dacă dosarele suplimentare ar fi fost acceptate, acestea nu ar fi

schimbat rezultatul acestei proceduri.

6.2 Constatări

Punctul 15(a) din Reguli clarifica faptul ca un Complet Administrativ trebuie să „decida o plângere pe baza

declarațiilor și documentelor prezentate ei și în conformitate cu Politica, aceste Reguli și orice reguli și

principii de drept pe care le consideră aplicabile”.

page 4

Alineatul 4(a) din Politică cere reclamanților să dovedească fiecare dintre următoarele trei elemente pentru a

obține o ordin prin care numele de domeniu în litigiu ar trebui să fie transferat sau anulat:

(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar cu o marcă comercială sau cu o marcă de serviciu

asupra căreia reclamantul are drepturi; și

(ii) pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; și

(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este utilizat cu rea-credință.

Completul Administrativ consideră că Plangerea care i-a fost prezentată face parte dintr-o disputa

contractuale și comerciale mai ampla care nu intră în domeniul de aplicare al politicii UDRP. În opinia

Completului, se pare că primul nume de domeniu în litigiu a fost creat și utilizat în mod legitim de către Pârât

din 2005 până în 2020, când relația comercială dintre al doilea Reclamant și Pârât pare să fi încetat.

Reclamanții recunosc existența acestei relații de afaceri, deși susțin că doi angajați ai celui de-al doilea

Reclamant au autorizat, fără nici o autoritate a societății, ca Pârâtul să promoveze și să vândă produsele

sale sub marca MUFLE a Reclamanților. Dimpotrivă, Pârâtul susține că înființarea sa a fost în temeiul unui

acord comun cu reprezentanții celui de-al doilea Reclamant, care prevedea și înregistrarea primului nume de

domeniu în litigiu și, ulterior, a celui de-al doilea nume de domeniu în litigiu.

Prin urmare, această dispută implică consideratii juridice si de fapt referitoare la relația contractuală dintre

Reclamanți și Pârât și necesita cercetari in detaliu in privinta zisului acord între părți în legătură cu Numele

de domenii în litigiu.

Completul Administrativ remarca faptul ca mai multe complete administrative au respins cazuri care nu se

bazează pe principiile bine stabiliete ale politicii UDRP, si care in contra necesita o examinare in detaliu al

unor anumitor principii legale care depășeșce domeniul de aplicare relativ limitat al Politicii și că o astfel de

dispută trebuie sa fie judecata de către o instanță cu jurisdicție competentă (a se vedea secțiunea 4.14.6 din

Selectia OMPI 3.0). În opinia Grupului, jurisprudența UDRP, instrumentele sale de guvernare și contextul

legislativ, sunt toate clare că Politica a fost concepută pentru a preveni comportamentul extorsionant sau

abuziv cunoscut în mod obișnuit sub denumirea de ‘cybersquatting » și nu poate fi folosită pentru a

soluționa litigiile mai complexe care implică nume de domenii (a se vedea Philippe Dagenais designer inc. /

Philippe Dagenais v. Groupe Dagenais MDC inc. (fost Philippe Dagenais Mobilier Décoration Conseils Inc.) /

Mobilier Philippe Dagenais, Cazul OMPI nr. D2012-0336).

Completul Administrativnu are deci competenta să facă constatări cu privire la existența și/sau valabilitatea

acordului dintre părți, care depaseste jurisdicția Completului Administrativ și ar necesita un dosar probatoriu

mult mai complet decât cel care a fost furnizat. Pe de o parte, Completul Administrativ recunoaște că ar

exista argumente prima facie valide în sprijinul poziției Peclamanților (i) marca reclamanților este în prezent

încorporată în ambele nume de domeniu în litigiu; (ii) având în vedere încetarea relației comerciale dintre

părți, Pârâtul nu a prezentat dovezi care să-și demonstreze drepturile sau interesele legitime de a utiliza

marca reclamanților; (iii) având în vedere aparenta lipsa a intereselor legitime, utilizarea de către Pârâți a

Numelor de Domenii în Litigiu este prima facie utilizat cu rea-credință. Pe de altă parte, Completul

Administrativ observa, de asemenea, că lipsesc informații importante care sunt ncesare pentru a decide în

acest caz: (i) tinând cont de faptul că reprezentantul legal al Pârâtului, domnul Cătălin Oancea, a fost

angajat al celui de-al doilea Reclamant și pare să fi autorizat vânzarea produselor MUFLE ale

Reclamanților pe piata româneasca. Totusi Completul Administrativ nu poate exclude faptul ca de la bun

început Pârâtul ar fi putut înregistra în mod legitim Numele de domeniu în litigiu. În special, pe baza

dovezilor prezentate de Pârât cu privire la corespondența prin e-mail care a avut loc între al doilea

Reclamant și Pârât, al doilea Reclamant știa despre primul nume de domeniu în litigiu încă din 2009, dar nu

pare să fi luat nicio măsură pentru a preveni utilizarea acestuia. (ii) În plus, nu a existat nicio explicație cu

privire la motivul pentru care Reclamanții nu au luat nicio măsură pentru a preveni utilizarea numelor de

domeniu în litigiu în toți acești ani până după ce relația comercială cu Păratul s-ar fi terminat. În cazul în

page 5

care Numele de domenii în litigiu au fost într-adevăr înregistrate și utilizate în mod ilegitim, nu este clar de ce

Reclamanții nu au luat masuri sa se opuna acestor inregistrari si utilizari mai devreme.

Cu toate acestea, chiar dacă Completul Administrativ ar avea toate aceste informații la indemina, ar trebui să

examineze posibilele efecte juridice ale dreptului italian sau eventual românesc asupra validității acordului

dintre părți pentru a ajunge la o concluzie asupra acestui caz. Această analiză este clar in afara

competentei de aplicare ale Politicii și Completul Administrativ nu este calificat să facă o astfel de evaluare.

Prin urmare, Completul Administrativ decide că, deși există aspecte ale utilizării de către Pârât a Numelor de

Domenii în litigiu care ar putea intra in aplicarea Politicii cazul de față prezinta o matrita de fapte complicate care nu au fost dezvăluita în totalitate, chiar dacă în mod neintenționat. Prin urmare, Completul

Administrativ considera ca acest caz trebuie sa fie examinat de o instanța juridica cu competente

inchizitoriale mai ample care ar putea determina natura relației dintre părți, stadiul procedurii de faliment,

valabilitatea și conținutul contractului de cumpărare și modul în care acești factori ar putea influența o decizie

asupra dreptului de proprietate asupra Numelor de domeniu în litigiu (a se vedea, de exemplu, Private Media

Group v. Anton Enterprises Inc., d/b/a Private USA, Cazul OMPI nr. D2002-0692; Run-Time Consulting Inc. v. BetterMarketing Inc. sau Agito Internet Marketing, Cazul OMPI nr. D2008-1062).

In concluzie, Completul Administrativ este de parere ca acest caz nu poate fii solutionat prin utilizarea

Politicii și, în consecință, nu este necesar să ia în considerare meritele cazului aplicand principiile Politicii.

7. Decizie

Pentru motivele de mai sus, Plângerea este respinsă.

/Gabriela Kennedy/

Gabriela Kennedy

Complet Administrativ

Data: 21 februarie 2023